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學習重點 掌握發明的定義，區分自然發現、技術創作與法定不予專利標的。 辨識動植物、微生物、生物學方法及人類或動物診斷、治療、外科手術方法的不同待遇。 理解設計專利的保護對象、排除事項與圖式揭露規則，特別是參考圖的效力。 區分新穎性、進步性、產業利用性及可據以實現，熟記英文用語及 TRIPS 的同義對應。 認識進步性審查中的 prima facie case，以及特別技術特徵與發明單一性的關係。 核心觀念 一、發明定義與可專利標的 臺灣專利法所稱發明（invention），是「利用自然法則之技術思想之創作」。重點在於利用自然法則提出技術方案；自然法則本身、單純發現自然界既有事物，並不因此成為發明。 萬有引力定律本身（a law of universal gravitation itself）、僅發現某處有天然資源（discovery of a natural resource），都屬自然法則或單純發現，不是技術創作。相對地，從天然來源以人工方式分離出的化合物，因已介入人為技術手段，可能被認定為發明；但若連用途都無法說明，就難以認定其具有可供產業利用的技術價值，不宜直接認定為可專利的發明。 臺灣專利法明定，下列事項不予發明專利： 動物、植物及生產動物、植物之主要生物學方法；但微生物學之生產方法不在此限。 人類或動物之診斷、治療或外科手術方法。 妨害公共秩序或善良風俗者。 標的判斷重點 基因轉殖動物（如 transgenic dog）、基因轉殖植物（如 transgenic tulip）仍屬動物或植物，不因經人工改造就脫離法定排除，不予發明專利。 治療犬隻的方法屬動物之治療方法，不予發明專利。 生產動植物之主要生物學方法屬法定排除標的。 生產動植物之非主要生物學方法（non-essential biological process）不在排除之列，仍須審查是否符合其他專利要件。 微生物、微生物學之生產方法並非排除標的，符合要件時可取得專利。 人工化合物（artificial compound）可為保護標的，仍須符合各項專利要件。 英文 essential（essentially）biological processes 對應「主要生物學方法」。閱讀時要注意 essential 與 non-essential 的差別，也要區分「生物個體本身」與「生產該個體的方法」，以及「動植物」與「微生物」的不同待遇。 二、設計專利保護標的與圖式 設計（design）是對物品全部或部分的形狀、花紋、色彩或其結合，透過視覺訴求所作的創作。應用於物品的電腦圖像（computer-generated icons）及圖形化使用者介面（graphic user interface，GUI），亦得依法申請設計專利。 下列不予設計專利： 純功能性之物品造形（the shape of an article solely dictated by its function）。 純藝術創作（fine arts）。 積體電路電路布局及電子電路布局（the layout of integrated circuits and electronic circuits）。 妨害公共秩序或善良風俗者。 「純功能性」指造形完全由功能決定；不能只因物品具有實用功能，就認定其外觀不得申請設計專利。 依專利法施行細則，圖式應有足夠視圖，充分揭露所主張的設計外觀： 設計為立體者，應包含立體圖（perspective view）。 設計為連續平面（applied to a boundless plane in form）者，應包含單元圖（element view）。 各圖縮小至三分之二時，圖式中各項細節仍應能清楚分辨。 標示為參考圖（reference view）者，不得用於解釋設計專利權範圍。 設計專利權範圍以圖式為準，並得審酌說明書；參考圖只是輔助理解，例如顯示使用狀態，不能當成界定保護範圍的依據。 三、新穎性與進步性 要件英文核心問題 新穎性novelty申請前是否已有相同技術公開？ 進步性inventive step／non-obviousness所屬技術領域中具有通常知識者，是否能依先前技術輕易完成？ 產業利用性industrial applicability／utility（美）發明是否能在產業上製造或使用？ 可據以實現enablement說明書是否充分教導通常知識者製造及使用發明？ 發明在申請前已公開（disclosure before the application），最直接影響的是新穎性。實際判斷仍須考慮公開內容、日期及是否適用法定優惠期，不能背成「任何申請前公開都必然喪失專利」。 進步性不等於只要有差異即可。若通常知識者能依設計誘因或市場力量作出可預測的變化（predictable variation），或把已用於改良某裝置的技術，以相同方式用於類似裝置，原則上屬顯而易見（obvious），除非實際應用超出其技術能力。美國專利法 §103 即為非顯而易見性的規定。英文段落出現 predictable variation、person of ordinary skill、obvious、§103 等字眼，應判斷為進步性（non-obviousness）問題。 prima facie case 指依現有證據初步成立的案件。審查人員先提出足以初步支持欠缺進步性的理由後，提出證據或論述的責任（burden of coming forward with evidence or arguments）即移轉給申請人，申請人可補充證據證明非顯而易見。注意區分其他相近用語：burden of proof 是「舉證責任」本身、inherency 是「固有性（先前技術內在必然具有的特徵）」、all elements 是「全要件原則」，都不是此處「初步成立的案件」。 TRIPS 第 27 條註 5 容許會員將 inventive step 視為 non-obvious 的同義詞，將 capable of industrial application 視為 useful 的同義詞。兩組對應不可交叉配對。 四、產業利用性、可據以實現與特別技術特徵 歐洲專利公約（EPC）的產業利用性，要求發明能在任何種類的產業中製造或使用，包括農業。美國相對應的要件為 utility（實用性），而非 novelty、inventive step 或 full disclosure。 可據以實現（enablement）要求說明書揭露的資訊，足以使所屬技術領域中具有通常知識者（person of ordinary skill in the art），無須過度實驗（undue experimentation）即能製造及使用（make and use）發明。須能實現的對象，是申請專利範圍（claims）所界定的發明。判斷基準是通常知識者，不是具有卓越能力（outstanding skill）的專家，也不是毫無專業背景者。 特別技術特徵（special technical features），依專利法施行細則，指申請專利之發明整體對於先前技術有所貢獻的技術特徵。它與發明單一性有關：多個發明須包含相同或對應的特別技術特徵，才屬於單一廣義發明概念（single general inventive concept）。兩者不同：前者是「對先前技術作出貢獻的技術特徵」，後者是「多個發明之間的共同概念」；特別技術特徵也不是 inventive step 或 novelty 的同義詞。 常考陷阱 「人工改造，所以動植物可以申請」：基因轉殖動物、植物仍是動植物，不予發明專利。 「所有生物學方法都不能申請」：只排除生產動植物的主要生物學方法；非主要生物學方法、微生物學之生產方法及微生物本身不在排除之列。 「動物醫療方法可以申請」：人類與動物的診斷、治療、外科手術方法同樣排除。 「自然來源，所以必然不能申請」：單純發現不是發明；以人工分離的化合物可為發明，但連用途都無法說明者不宜認定為發明。 「GUI、電腦圖像不能申請設計」：應用於物品者可申請；純藝術創作、純功能性造形、電路布局才是排除對象。 「參考圖可解釋權利範圍」：參考圖不得用於解釋設計專利權範圍；立體圖、單元圖、縮至三分之二的規定則為正確敘述。 「申請前公開影響進步性或實用性」：申請前公開最直接影響新穎性。 「enablement 以 outstanding skill 為準」：標準是通常知識者（ordinary skill）。 TRIPS 同義詞配錯：inventive step 對 non-obvious（不是 creative、更不是 obvious）；industrial application 對 useful（不是 applicable）。 special technical features 與 single general inventive concept 混用：「對先前技術有所貢獻的技術特徵」是特別技術特徵。 記憶口訣 「新看公開，進看難易，產看可用，揭露看能做。」新穎性看申請前公開；進步性看能否輕易完成；產業利用性看能否在產業上製造使用；可據以實現看通常知識者能否照做。 「動植不給，主要不給，醫療不給；微生物可以給。」 「立體有立體，連續有單元；縮到三分二，參考不定權。」 「TRIPS 換字：進步＝不明顯（non-obvious），產業＝有用（useful）。」